Wygaśnięcie znaku towarowego. Konsekwencje nieużywania znaku towarowego

Parafrazując powiedzenie „natura nie znosi próżni”, można by stwierdzić, że tak samo jest z prawem. Prawa nieużywane zasadniczo nie zasługują na ochronę, skoro ich właściciele nie są zainteresowani ich realizacją. Unijny prawodawca wychodzi z założenia, że właściciel znaku towarowego powinien go używać, gdyż w przeciwnym razie inni uczestnicy obrotu powinni mieć prawo do posługiwania się takim znakiem, a sam właściciel może zostać pozbawiony ochrony.

Przesłanki wygaśnięcia znaku towarowego

Unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację, a właścicielem unijnego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Jego właściciel jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. Jak widać, posiadanie prawa do znaku towarowego przyznaje bardzo duże uprawnienia jego właścicielowi. Jednakże raz nabyte prawo do znaku towarowego nie jest wieczne i w określonych sytuacjach ulega wygaśnięciu. Może tak się zdarzyć wskutek działań konkurencji zainteresowanej używaniem danego znaku towarowego.

Kwestie prawne związane z unijnymi znakami towarowymi reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[1] (zwane dalej „rozporządzeniem 2017/1001”). Natomiast urzędem właściwym w sprawach unijnego znaku towarowego jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwany dalej "Urzędem", ang. European Union Intellectual Property Office – EUIPO). Podstawy wygaśnięcia unijnego znaku towarowego zostały określone w przepisie art. 58 rozporządzenia 2017/1001. W myśl ustępu 1 lit. a) tego przepisu, wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania. Jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do unijnego znaku towarowego w przypadku, gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione. Przy czym rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione.

Upraszczając brzmienie powyższego przepisu, Urząd może stwierdzić wygaśnięcie unijnego znaku towarowego, jeżeli:

1. w okresie pięciu lat znak nie był rzeczywiście używany w Unii,
2. nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku.

Nie można jednak żądać wygaśnięcia znaku, jeżeli jego właściciel rozpocznie lub wznowi używanie znaku po upływie pięciu lat, a przed złożeniem żądania wygaśnięcia. Jednakże ta zasada nie chroni właściciela znaku, jeżeli rozpoczął przygotowania do używania znaku po dowiedzeniu się o możliwości żądania wygaśnięcia i ma to miejsce w okresie trzech miesięcy przed wniesieniem żądania.

Jako usprawiedliwione powody nieużywania znaku można wskazać przykładowo złą kondycję finansową przedsiębiorstwa, która uniemożliwia wprowadzenie towaru opatrzonego znakiem towarowym na rynek.

W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany, Urząd stwierdzi wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do tych konkretnych towarów lub usług. Zatem utrata ochrony płynącej ze znaku będzie dotyczyła jedynie towarów lub usług rzeczywiście nieużywanych.

Rzeczywiste używanie znaku

Zasadniczo z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia występuje osoba, która chciałaby korzystać z zarejestrowanego znaku towarowego lub ze znaku bardzo podobnego. Zatem w przeważającej mierze będzie to konkurent właściciela znaku. Aby żądanie było zasadne, należy wykazać, że znak towarowy w okresie pięciu lat przed złożeniem żądania nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej. Wobec tego w celu obrony przed takim żądaniem, właściciel znaku powinien wykazywać, że ze znaku rzeczywiście korzystał i był on używany. Na tle tak zarysowanego sporu kwestią zasadniczą jest ustalenie, co należy rozumieć przez rzeczywiste używanie znaku towarowego.

Rozporządzenie 2017/1001 nie zawiera legalnej definicji tego pojęcia. Niemniej orzecznictwo unijnego Sądu daje wiele trafnych wskazówek, jak odczytywać analizowaną normę. Przykładowo, Sąd w wyroku z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie Deichmann SE przeciwko EUIPO oraz Munich, sygn. sprawy T-68/16, orzekł, że „znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto warunek rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym obszarze, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz”.

Sąd zwrócił uwagę, że używanie ma mieć na celu przede wszystkim wywołanie u konsumentów towarów lub usług przekonania zrównanego z posiadaniem gwarancji, iż towary i usługi pochodzą od właściciela danego znaku towarowego. Przy czym jedynie symboliczne używanie znaku towarowego nie może mieć znaczenia, bowiem nie służy zapewnieniu ww. gwarancji. Albowiem nie ma wystarczającego zasięgu, aby dotrzeć do szerszej grupy konsumentów. Ponadto znak towarowy powinien być używany publicznie, a więc w ogólnym przekazie, jak również kierowany na zewnątrz, czyli używanie znaku dla wewnętrznych potrzeb właściciela (np. w komunikacji firmowej) nie jest wystarczające.

W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie używany. Przykładowo, skuteczny dowód używania znaku towarowego na przyprawie do dań mięsnych nie jest skuteczny wobec całej linii produktów spożywczych, jeżeli pozostałe produkty nie są rzeczywiście używane.

Badanie rzeczywistego używania

Nie jest możliwe odgórne ani abstrakcyjne ustalenie, jaki próg ilościowy należy przyjąć w celu określenia, czy używanie posiada rzeczywisty charakter. Nie jest również możliwe ustanowienie zasady de minimis, która pozwalałaby na wykazanie rzeczywistego używania. Wobec tego każdy przypadek powinien być indywidualnie analizowany, mając na uwadze kontekst sprawy oraz specyfikę towarów lub usług, dla których został zarejestrowany dany znak towarowy. Inaczej bowiem będzie przebiegało badanie używania znaku dla odzieży sportowej, która jest kierowana do szerokiego kręgu odbiorców i dotyczy różnego rodzaju towarów (koszulki, spodenki, bielizna, kombinezony, akcesoria itp.), a inaczej dla środka chemicznego używanego przez wąską grupę specjalistów. W rezultacie ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na sposobie postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. 

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą uprawdopodobnień lub domniemań, ale musi się opierać na konkretnych i obiektywnych dowodach, które wykazują faktyczne i wystarczające korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku. W przytoczonym powyżej orzeczeniu, zapadłym w sprawie Deichmann, Sąd podkreślił, że „Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności na używaniu uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia udziałów w rynku dla towarów i usług oznaczonych znakiem towarowym, charakterze tych towarów lub usług, cechach rynku oraz na zakresie i częstotliwości używania znaku towarowego”. Jak więc widać, możliwości dowodzenia rzeczywistego używania są bardzo szerokie i w przypadku faktycznego używania znaku, przeprowadzenie skutecznego dowodu nie powinno sprawiać trudności.

W kwestii dowodowej Sąd wskazuje, że  dowód używania musi dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego i ogranicza się zasadniczo do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia w gazetach oraz oświadczenia pisemne[2].

Wnioski płynące z orzecznictwa

Ciekawych spostrzeżeń na gruncie badania rzeczywistego używania znaku towarowego dostarcza niedawno osądzona przez Sąd sprawa Electrolux Home Products, Inc. przeciwko EUIPO oraz D. Consult[3]. Sprawa dotyczyła używania przez Electrolux Home Products, Inc. znaku towarowego „FRIGIDAIRE” używanego do oznaczeń dużego i małego sprzętu AGD. D. Consult wystąpiło o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego, którego właścicielem był Electrolux, stwierdzając, że znak „FRIGIDAIRE” nie był rzeczywiście używany, a także stał się nazwą potoczną w obrocie towarami, dla których został zarejestrowany. W przedmiotowej sprawie Electrolux bronił się, twierdząc, że znak towarowy był używany między innymi poprzez dostawę sprzętu AGD noszącego kwestionowany znak do baz wojskowych USA znajdujących się na terytorium Belgii oraz Niemiec. Jednakże EUIPO, a w ślad za nim Sąd, zauważyły, że dostawa sprzętu odbyła się na zamówienie Departamentu Stanu oraz Departamentu Obrony rządu USA, a więc nie był to standardowy zakup w obrocie wolnorynkowym, a nabywcą był podmiot spoza Unii. Co więcej dystrybutor, u którego towary zostały zamówione, miał siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jak również oprócz części towarów wysłanych z Polski, inne były wysyłane także z Meksyku, Stanów Zjednoczonych lub Turcji, a więc spoza terytorium Unii. W związku z tym Sąd doszedł do wniosku, że analizowana sprzedaż nie wykazywała dążenia do stworzenia punktu handlowego w Unii dla towarów objętych znakiem towarowym. Sprzedaż towarów miała bardzo zamknięty charakter, a eksponowanie znaku nie miało wystarczającego charakteru publicznego, ani nie było skierowane na zewnątrz. Użytkownikami towarów byli właściwie jedynie amerykańscy żołnierze i pracownicy cywilni znajdujący się w zamkniętych bazach wojskowych.

Electrolux wprawdzie wykazał za pomocą dokumentów sprzedaż 138 pralek oraz 42 suszarek również na rzecz pewnego przedsiębiorcy z Niemiec, niemniej Sąd przyznał rację EUIPO, iż taka sprzedaż miała zbyt niską wartość, a co więcej odnotował, iż nie przedstawiono żadnych dalszych dowodów odsprzedaży ww. urządzeń. Poza tym sprzedaż ta miała miejsce na terytorium Niemiec, na których terytorium znajdowała się również amerykańska baza wojskowa. Electrolux starał się jeszcze wykazać używanie znaku towarowego w mediach społecznościowych. Jednakże głębsza analiza tego tematu wykazała, że brak jest obiektywnych dowodów na to, że media społecznościowe, w których były eksponowane towary oznaczane znakiem „FRIGIDAIRE”, były odwiedzane przez odbiorców z Unii Europejskiej. Z analizy mediów wynikało natomiast, że były one kierowane do odbiorców ze Stanów Zjednoczonych, na co wskazywał chociażby numer telefonu kontaktowego z amerykańskim numerem kierunkowym.

Dla przeciwwagi powyższego orzeczenia warto znowu przywołać wspomnianą już wcześniej sprawę Deichmann SE przeciwko EUIPO oraz Munich (sygn. T-68/16), w której Deichmann skutecznie przeprowadził dowód rzeczywistego używania znaku towarowego. W tejże sprawie sporny znak towarowy służył oznaczaniu butów sportowych. Deichmann bronił się przed żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego, twierdząc, że znakiem towarowym są oznaczane konkretne modele obuwia, które są sprzedawane w kilku państwach członkowskich Unii, w szczególności na terytorium Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Danii, Słowacji, Francji i Węgier. Deichmann potrafił nawet za pomocą faktur wskazać konkretne miejscowości, w których odbywała się sprzedaż, a także dysponował katalogami sprzedażowymi zawierającymi modele butów noszące kwestionowany znak towarowy. Co ciekawe sprzedaż jednego modelu dotyczyła zaledwie kilkudziesięciu butów za łączną kwotę wynoszącą tysiące euro. Drugi model został sprzedany w liczbie kilkuset par za łączną kwotę wynoszącą kilka tysięcy euro. Sąd zauważył, że „Co prawda, liczby odnoszące się do wyżej wymienionej sprzedaży mogą nie wydawać się szczególnie wysokie, jednakże, rozpatrywane łącznie z katalogami, świadczą one o faktycznym używaniu, jak wskazano w pkt 28 zaskarżonej decyzji, i zgodnym z orzecznictwem przypomnianym w pkt 26-30 powyżej. W szczególności należy przypomnieć, że ani do EUIPO, ani w przypadku skargi - do Sądu nie należy ocena sukcesu handlowego ani kontrola strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę”.

Sąd słusznie zauważył, że przy udowodnieniu rzeczywistego użytkowania znaku wcale nie chodzi o komercyjny wynik, lecz o sam fakt ciągłego i trwałego posługiwania się danym znakiem towarowym. Deichmann w przeciwieństwie do Electrolux eksponował swój znak towarowy w szerokiej perspektywie, a towary zawierające kwestionowany znak towarowy były eksponowane w różnych katalogach sprzedażowych, natomiast sprzedaż była prowadzona w wielu sklepach w różnych państwach Unii. Z kolei Electrolux był w stanie wykazać jedynie pojedyncze transakcje sprzedaży, skierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców.

Podsumowanie

Unijny znak towarowy to bardzo skuteczne narzędzie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Niemniej, jako prawo ograniczające pozostałych uczestników obrotu, nie może mieć charakteru absolutnego. Z tego powodu doznaje różnych ograniczeń, w tym jest wzruszalne, kiedy nie jest wykonywane. W związku z tym rejestrując unijny znak towarowy przedsiębiorca powinien mieć sprecyzowany plan jego wykorzystania.

Paweł Terpiłowski

radca prawny, autor bloga www.Sprawnie.com

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 7/2020

[1] Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1.

[2] Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH przeciwko EUIPO oraz Halston Properties, s. r. o., sygn. sprawy  T-253/17.

[3] Wyrok Sądu z dnia 28 października 2020 r., sygn. sprawy T 583/19.