Rodzina znaków towarowych i jej wpływ na ochronę znaku towarowego

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów/usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Zarejestrowany znak towarowy posiada swoją konkretną postać uwidocznioną w rejestrze, a prawo do znaku uzyskuje się dla określonych w podaniu towarów lub usług. Znak towarowy stanowi element komunikacji przedsiębiorcy z  konsumentem. Pozwala skrócić im drogę poszukiwań produktów, a przez to dokonywać powtarzalnych zakupów w przypadku, w których towar z danym oznaczeniem spełnia ich oczekiwania. Uzyskane prawo daje uprawnionemu monopol na posługiwanie się znakiem na danym terytorium (ochrona krajowa lub ochrona na terenie Unii Europejskiej). Ochrona znaku – poza znakiem renomowanym – nie odnosi się jednak tylko do postaci zarejestrowanej znaku, ale również do postaci podobnych oraz do podobnych towarów lub usług, przy czym granicą ochrony jest przesłanka tzw. ryzyka wprowadzenia w błąd, którą ustala się na podstawie porównania oznaczeń i towarów lub usług, lecz także dodatkowych kryteriów ocennych.

Czym jest rodzina (seria) znaków towarowych?

Przedsiębiorcy wprowadzając na rynek towary lub świadcząc usługi uzyskują rejestracje znaków towarowych na stosowane oznaczenia, co stanowić ma dla nich zabezpieczenie inwestycji przed działaniami innych podmiotów na rynku, które z tej inwestycji chciałoby skorzystać. W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca wprowadza na rynek serię produktów podobnych lub stanowiących warianty produktu podstawowego. Mogą to być np. odmiany napojów albo serie produktów usługowych połączonych jakimś wspólnym motywem. Towary lub usługi te mogą być oznaczane w taki sposób, że tworzony jest pewien zbiór podobnych oznaczeń – np. stanowiących wariację nazewniczą, która ma wspólny przedrostek lub przyrostek, albo mające wspólny motyw graficzny. Przedsiębiorca wprowadzając kolejne, podobne znaki dla oferowanych towarów lub usług zyskuje możliwość poszerzania swojej gamy produktowej lub usługowej bez konieczności kreowania nowej marki od początku, co związane jest zwykle z ogromnymi kosztami. Dodatkowo zabieg taki jest naturalny szczególnie w przypadku znaków usługowych, w których głównym znakiem towarowym jest jednocześnie nazwa przedsiębiorcy oferującego usługi. Wówczas kolejne oferowane przez niego usługi albo produkty w ramach usług oznaczane mogą być wariacjami zawierającymi nazwę główną. Często taka sytuacja występuje w obszarze usług finansowych/ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych.

Przykładem rodziny znaków towarowych może być poniższa seria znaków należąca do CITI BANKU:

CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY itd. – dla usług finansowych.

Rejestracja i używanie wskazanych znaków towarowych powoduje powstanie tzw. serii czy rodziny znaków towarowych. W aspekcie faktycznym posiadanie i używanie znaków należących do rodziny znaków wpływa na poszerzenie spektrum ich postrzegania. Powoduje bowiem, że odbiorcy stykając się z danym oznaczeniem – przeciwstawionym rodzinie znaków towarowych – nie postrzegają go w kategoriach podobieństwa do pojedynczego znaku, ale do wszystkich tworzących rodzinę znaków z charakterystycznym i wspólnym elementem. Ma to też wpływ na zakres ochrony znaków towarowych tworzących rodzinę, w jego efekcie dochodzi bowiem do rozszerzenia granic ochrony.

Powyższe – pomimo braku podstaw normatywnych – zostało dostrzeżone w orzecznictwie unijnym, w którym wypracowana została tzw. koncepcja rodziny znaków towarowych. Kluczowym w tej mierze jest wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie znaku „Bainbridge”. W wyroku tym Sąd stwierdził: „jeśli sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego opiera się na istnieniu wielu znaków wcześniejszych, które wykazują cechy pozwalające na zakwalifikowanie ich jako należących do jednej „serii" lub „rodziny" — co może mieć miejsce w szczególności, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodatkiem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka występującego w znaku pierwotnym — okoliczność ta stanowi czynnik mający istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”[1].

Również orzecznictwo krajowe powołuje się na wskazaną koncepcję, np. w jednym z wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie wskazano:  „Jurydyczna koncepcja znaków seryjnych, których szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego ani krajowego, została wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23/02/2006 r. w sprawie T-194/03 Bainbridge, z 16/04/2008 r. w sprawie T-181/05 Citibank , wyroki Trybunału z 13/06/2011 r. w sprawie C-317/10 Union Investment i z 24/03/2011 r. w sprawie C-552/09 Kinder ), służąc m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znaków towarowych, które łączy wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea)”[2].

Jak wynika więc z powyższego, istnienie rodziny znaków towarowych wpływa na poszerzenie granic ochrony bowiem fakt ten jest jednym z kryteriów badanych w ramach przywołanej wyżej przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. W orzecznictwie wskazuje się, że w przypadku rodziny znaków towarowych ryzyko wprowadzenia w błąd wynikać może z tego, że przeciętny odbiorca skojarzy znak zgłoszony jako należący do rodziny znaków wcześniejszych, a co za tym idzie powiąże towary czy usługi oznaczone tym znakiem jako pochodzące od przedsiębiorcy posiadającego rodzinę znaków. Takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być stwierdzone również wtedy, gdy w wyniku porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie stwierdzono. Zwykle wykazanie istnienia rodziny znaków wpłynąć może na obniżenie wymogu stopnia podobieństwa oznaczeń wystarczającego do tego aby stwierdzić wystąpienie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd, czyli w istocie na łatwiejsze stwierdzenie naruszenia prawa do znaku czy istnienia przeszkody rejestracyjnej. Ocenia się bowiem czy sporny znak towarowy może być postrzegany jako kolejny znak z istniejącej rodziny.

Kiedy znaki towarowe będą tworzyć rodzinę?

Zgodnie z wypracowanymi w orzecznictwie kryteriami rodzinę znaków towarowych tworzą co najmniej 3 znaki towarowe[3], służące do oznaczenia towaru, przy czym im większa liczba znaków tym przynajmniej w teorii łatwiej o twierdzenie istnienia rozpoznawalności rodziny znaków towarowych. Istnieją jednak dodatkowe kryteria skutecznego powołania się na znaki tworzące rodzinę. Znaki te muszą chronić tę samą kategorię towarów bądź usług, a więc znaki z rodziny nie mogą być zarejestrowane w różnych klasach. Niezwykle ważne jest aby element wspólny w znakach posiadał zdolność odróżniającą, a nie był np. niedystynktywny czy opisowy. Odbiorcy muszą bowiem mieć możliwość odczytywania danego elementu wspólnego jako znaku towarowego, a nie jako odniesienia do cech towarów lub usług. To też ten element wspólny musi umożliwić powiązanie wszystkich produktów, na których został umieszczony w ramach jednej serii. Nie może być to zatem oznaczenie słabe o niskiej zdolności odróżniającej.

Z powyższego względu odmówiono np. rozszerzonej ochrony w sprawie poniższego sporu znaków towarowych:

W sprawie tej uprawniony do znaku Palmolive Aroma Therapy powołał się na poniższą rodzinę znaków towarowych zawierających sporny element „Aroma Therapy” starając się zablokować możliwość rejestracji znaku SC Aroma&Therapy by Stephen Cordina.

Sprzeciw został oddalony m.in. ze wskazaniem, że wspólny element „AROMA THERAPY” jest elementem słabym, niepozwalającym na budowę bezpośredniej asocjacji między znakami.

Skuteczne powołanie się na rodzinę znaków towarowych wymaga też wykazania, że wszystkie tworzące ją znaki są używane na rynku, dlatego zasadnym wydaje się, aby w potencjalnym sporze powoływać się nie na wszystkie posiadane rejestracje znaków, ale tylko takie (co najmniej 3), których używanie może być skutecznie wykazane.

W jaki sposób należy wykazać istnienie rodziny znaków?

Wykazanie istnienia rodziny znaków wymaga udowodnienia, iż na datę zgłoszenia znaku spornego istniały zgłoszenia/rejestracje znaków towarowych tworzących rodzinę oraz, że znaki te używane były w obrocie, a więc że odbiorcy mieli szansę się z nimi zapoznać. O ile nie stanowi problemu wykazanie faktu posiadania praw do rejestracji znaków towarowych, o tyle trudniejsze jest wykazanie używania znaków w obrocie. Powyższe wykazać należy za pomocą dowodów analogicznych do tych przedstawianych w przypadku wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej czy rzeczywistego używania znaku. Dowody te muszą więc wskazywać czas i zakres używania, a także terytorium, co jest szczególnie ważne w przypadku znaków unijnych. Najlepszymi dowodami są zwykle te związane z transakcjami handlowymi np. faktury handlowe, gazetki, katalogi, a także te, które nie pochodzą od samego zainteresowanego. Dowodem znaczącym aczkolwiek zwykle kosztownym są badania rynku potwierdzające znajomość powoływanych znaków wśród odbiorców.  Dowodami niewystarczającymi zwykle będą wszelkiego rodzaju wydruki pozbawione dat (np. ze stron internetowych czy portali społecznościowych), a także wszelkiego rodzaju oświadczenia pochodzące od uprawnionego np. dotyczące sprzedaży czy wydatków marketingowych. Tego rodzaju dowody mogą mieć walor wzmacniający tj. ich prawdziwość czy przydatność może być oceniona na tle innego przedstawionego materiału dowodowego.

Rodzina znaków w postępowaniu sprzeciwowym

Posiadanie rodziny znaków towarowych może być przydatnym narzędziem zablokowania możliwości uzyskania prawa do znaku towarowego, a w efekcie wyeliminowania kolidującego oznaczenia z rynku. Z perspektywy uprawnionego najkorzystniejsze jest zablokowanie możliwości uzyskania przez konkurenta prawa do znaku towarowego na etapie rejestracyjnym, choć możliwe jest też unieważnienie prawa już po jego uzyskaniu. W aktualnie obowiązującej procedurze to pierwsze odbywa się w tzw. systemie sprzeciwowym. Po złożeniu znaku do ochrony Urząd bada jedynie spełnienie przesłanek bezwzględnych i publikuje informację o zgłoszeniu dając uprawnionym do innych znaków i praw trzymiesięczny termin na złożenie sprzeciwu. W tym okresie zainteresowany przedsiębiorca może złożyć sprzeciw do danego znaku przedstawiając również argument związany z istnieniem rodzinny znaków towarowych.

Skuteczne powołanie się na rodzinę znaków towarowych w postępowaniu sprzeciwowym pozwala na niedopuszczenie do rejestracji znaku towarowego. Konsekwencją powyższego jest często rezygnacja przez danego przedsiębiorcę z używania spornego znaku towarowego. O ile bowiem nie ma konieczności rejestracji znaku towarowego, aby korzystać z niego na rynku, o tyle zabezpiecza on interesy gospodarcze i prawne przedsiębiorcy. Używanie oznaczania bez ochrony zwiększa ryzyko pozwania przez podmiot, który ochronę taką posiada. Jeżeli więc rejestracja znaku pozostała nieudana z uwagi na zarzut wkroczenia w zakres ochrony wynikającej z rodziny znaków towarowych, dla przedsiębiorcy powstaje ryzyko prawne związane z następczym pozwaniem o naruszenie praw do rodziny znaków towarowych w związku z używaniem zakwestionowanego oznaczenia. Skuteczne przeprowadzenie sprawy sądowej nie pozostaje w oczywistej symetrii do powyższego postępowania i wymaga spełnienia wielu dodatkowych wymogów i elementów stanu faktycznego, niemniej zawsze decyzja o odmowie udzielenia prawa działać będzie negatywnie dla podmiotu, który jej nie uzyskał. Stanowić będzie bowiem swoisty (choć zupełnie niewiążący) prejudykat stwierdzający wkroczenie w zakres praw do rodziny znaków towarowych. Wielu przedsiębiorców w takiej sytuacji woli zmienić oznaczenie niż narażać się na niepewność używania i potencjalny proces, który na końcu zakończy się koniecznością zmiany stosowanego oznaczenia, a również być może odszkodowaniem.

Jakie wymogi musi spełnić przedsiębiorca, aby powołać się na rodzinę znaków towarowych

Budowa rodziny znaków towarowych, stanowi skuteczne narzędzie strategii rozwoju przedsiębiorcy umożliwiające mu zmaksymalizowanie ochrony wynikającej z prawa znaków towarowych. Nie jest ona możliwa do realizacji dla każdego, wymaga bowiem posiadania określonej gamy produktów, a zatem określonej skali działalności. Warto jednak znać korzyści z niej płynące, a także zabezpieczyć się w przypadku, w którym może być konieczne skorzystanie z niej w postępowaniu sprzeciwowym lub sądowym. Przedsiębiorca musi więc przede wszystkim odpowiednio dobrać nazewnictwo oznaczeń tworzących rodzinę znaków. Element wspólny nie może być słaby lub wskazywać na cechy produktów. Musi też pamiętać, że sama rejestracja znaków towarowych tworzących rodzinę znaków jest niewystarczająca, aby móc skorzystać z rozszerzonej ochrony. Należy zadbać o określone dowody związane z używaniem każdego z posiadanych oznaczeń, przy czym oprócz dowodów w postaci dokumentów handlowych, które w sposób oczywisty znajdują się w dokumentach księgowych, warto zadbać o ich odpowiednią treść. Chodzi zatem o stosowne oznaczanie produktów na tych dokumentach, aby nie było wątpliwości, którego konkretnie towaru z którym oznaczeniem dotyczą. Można to osiągnąć np. za pomocą stosowania dodatkowych indeksów handlowych jednoznacznie identyfikujących danych towar w ofercie. Warto zadbać o odpowiednią archiwizację materiałów marketingowych, visual-marketingowych i innych pokazujących faktyczne funkcjonowanie towarów z oznaczeniami na rynku w danym czasie, w danym zakresie (np. w określonych sieciach sprzedażowych) i na danym terytorium. Dobrym pomysłem jest archiwizacja stron internetowych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi np. archive.org – dowody te uznawane są za wiarygodne i mające większą moc niż zwykłe wydruki ze zrzutów ekranów, ich prawdziwość można bowiem potwierdzić w czasie rzeczywistym.

Należy pamiętać, że ciężar dowodu co do używania znaku towarowego w całości spoczywa na przedsiębiorcy, który powołuje się na omówioną koncepcję. Urząd/EUIPO nie stosuje więc w tej mierze żadnych domniemań, a ewentualne zaniedbania mogą wpłynąć na odmowę uznania zasadności zarzutu. W niedawnej sprawie (Decyzja EUIPO B 3 181 273) wnoszący sprzeciw nie złożył żadnego dowodu używania znaków towarowych należących do rodziny, dlatego zarzut nie został uwzględniony. W innej sprawie (Decyzja EUIPO B 2 998 402) jako dowód używania znaków przedstawiona została tylko historyczna prezentacja i lista znaków towarowych posiadanych przez uprawnionego, również te materiały uznane zostały za niewystarczające do wykazania istnienia rodziny znaków towarowych.

Podsumowanie

Podsumowując stwierdzić należy, że świadoma budowa przez przedsiębiorcę rodziny znaków towarowych może przysłużyć się do zwiększenia przez niego zakresu ochrony przysługujących mu znaków towarowych, a przez to do zyskania przewagi konkurencyjnej i zabezpieczenia swoich interesów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wojciech Gierszewski

dr nauk prawnych; specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej; posiada doświadczenie w uzyskiwaniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej w Polsce i za granicą; przeprowadził szereg procesów sądowych z zakresu naruszeń prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji; autor artykułów naukowych i analiz, uczestnik konferencji naukowych

[1] Wyrok SPI z dnia 23.02.2006 roku w sprawie T-194/03.

[2] Sprawa – XXII GWzt 51/14.

[3] Jak w sprawie sprzeciwu OMEGA (EUIPO nr B 2 554 585), gdzie Urząd ocenił, iż nie jest rodziną znaków seria znaków w dwóch wariantach.