Cudzy znak towarowy – czy można używać go legalnie?

Zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (PWP), znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego podmiotu. Istotne jest, aby oznaczenie to było możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Teoretycznie zatem znakiem towarowym może być nawet charakterystyczny zapach, aranżacja przestrzeni czy dźwięk. W praktyce jednak dominujące znaczenie mają znaki słowne, graficzne oraz słowno-graficzne. Podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie klientom łatwej identyfikacji produktów i powiązania ich z konkretnym producentem. Producent rzadko jednak bywa wyłącznym dystrybutorem i sprzedawcą swoich produktów. Istotne w tym kontekście staje się zagadnienie możliwości legalnego posługiwania się cudzym znakiem towarowym przez podmioty niebędące jego właścicielami.

Prawa właściciela znaku towarowego

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, poprzez które właściciel znaku uzyskuje swego rodzaju monopol na posługiwanie się danym oznaczaniem w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej[1]. Prawo ochronne udzielane jest na okres 10 lat z możliwością jego przedłużenia na kolejne analogiczne okresy, dowolną ilość razy. Uzyskana w ten sposób ochrona znaku towarowego może więc teoretycznie trwać w nieskończoność, o ile tylko będzie regularnie odnawiana, a znak będzie stale w użyciu i nie zatraci on swojej zdolności odróżniającej.

Ustawa wylicza przykładowe formy używania znaku towarowego, wskazując, iż w szczególności może ono polegać na:

• umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Oczywiście analogiczna regulacja funkcjonuje również w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych, rejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Rejestracja znaku towarowego w EUIPO skutkuje przyznaniem właścicielowi prawa uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym, w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany[2].

W praktyce zakres ochrony jest nawet nieco szerszy, ponieważ właścicielowi chronionego znaku towarowego przysługują stosowne roszczenia nie tylko przeciwko podmiotom posługującym się identycznymi oznaczeniami, ale również takimi, które są łudząco podobne do znaku towarowego będącego jego własnością, a tym samym mogących wprowadzać potencjalnych klientów w błąd co do rzeczywistego pochodzenia danego produktu i stojącej za nim firmy. Zgodnie bowiem z art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP nie jest dopuszczalne używanie znaku towarowego dla towarów  identycznych lub podobnych, jeżeli jest on podobny do znaku wcześniejszego w stopniu wywołującym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W razie naruszenia, prawa właścicieli znaków towarowych mogą być dochodzone zarówno na drodze karnej jak i cywilnej. W tym drugim przypadku kluczowe znaczenie odgrywają roszczenia określone w PWP, jak i ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obejmują one nie tylko możliwość domagania się zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków, ale również naprawienie wyrządzonej szkody oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, co dla pozwanego oznaczać może poważną finansową dolegliwość.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

Wspomniane prawo wyłącznego używania danego znaku towarowego w celach zarobkowych, nie ma jednakże charakteru bezwzględnego. Ma to swoje ekonomiczne uzasadnienie, gdyż skrajna interpretacja praw przysługujących właścicielom znaków towarowych prowadzić musiałaby niechybnie do absurdalnych sytuacji, w których nabywcy produktów oznaczonych danym znakiem, musieliby każdorazowo zawierać umowę licencyjną z jego właścicielem. W istocie tak ortodoksyjne podejście byłoby kontrporoduktywne z punktu widzenia nadrzędnego celu każdego przedsiębiorcy, jakim jest maksymalizacja zysku. Odstraszałoby ono również potencjalnych nabywców i dystrybutorów lub co najmniej poważnie utrudniałoby im ono prowadzenie działalności. To z kolei przekładałoby się na ograniczenie istniejącej na rynku konkurencji, pogarszając finalnie pozycję konsumentów.

W art. 155 ust. 1 PWP ustawodawca zawarł normę, zgodnie z którą prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Co więcej, nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu towarów, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku, w którym właściciel znaku towarowego ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Jest to tak zwane wyczerpanie prawa do znaku towarowego, które w praktyce oznacza, że jeśli produkt oznaczony danym znakiem towarowym został przez nas zakupiony, to możemy nim swobodnie dysponować. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego ma jednakże miejsce wyłącznie w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu. W orzecznictwie dominuje pogląd, iż przez owo wprowadzenie do obrotu należy rozumieć przeniesienie własności danego towaru. Może się ono zatem dokonać w formie sprzedaży lub darowizny, ale już nie najmu, dzierżawy czy leasingu, w przypadku których własność pozostaje przy pierwotnym posiadaczu danego towaru.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 2023 r., wydanym w  sprawie o sygn. akt II CSKP 1146/22 wyjaśnił, że tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (na gruncie prawa europejskiego tzw. eurowyczerpanie) polega na tym, że wraz z przeniesieniem prawa własności rzeczy stanowiącej towar opatrzony takim znakiem przez osobę będącą uprawnioną do znaku, lub też tego, kto dysponuje jej zgodą, dochodzi do wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do zindywidualizowanego egzemplarza towaru, tj. tego, którego własność zostaje przeniesiona. W konsekwencji dalszy obrót takim towarem, w tym jego dalsza dystrybucja, w szczególności w ramach tzw. importu równoległego, odbywa się bez możliwości kontroli ze strony uprawnionego do znaku towarowego.

Ujmując rzecz praktycznie, nabywca, stając się nowym właścicielem towarów oznaczonych znakiem towarowym, może dalej legalnie odsprzedawać te towary, jak również używać tego znaku, w odniesieniu do tych towarów, w reklamie[3]. Rozwiązanie to było przez długi czas kontestowane np. przez koncerny samochodowe, które nie chciały wypuścić ze swych rąk kontroli nad lukratywnym rynkiem części zamiennych. Aktualnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych.

Naruszenie renomy znaku towarowego

Takie ukształtowanie polskiego i europejskiego prawa znaków towarowych ma z jednej strony eliminować bariery dla swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi, z drugiej zaś działać na korzyść konsumentów. Wspomniane ograniczenie w zakresie używania znaków towarowych w stosunku do towarów, które uległy zmianie lub pogorszeniu, ma z kolei chronić interesy właścicieli znaków, w tym przede wszystkim ich renomę. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie szkody dla wizerunku danej marki, które mogłoby pociągnąć za sobą jej nieautoryzowane użycie w połączeniu z towarami, które z różnych powodów odbiegają swoimi standardami od normy. Czasem jednak siła marki jest tak duża, że klienci są gotowi zakupić oznaczone nią towary nawet wówczas, gdy wiedzą o ich wadach. Sprawia to, że wbrew woli producenta i właściciela znaku znaleźć mogą się na rynku podmioty gotowe na ich sprzedaż, w przypadku której to znak towarowy będzie stanowić główny magnes przyciągający kupujących.

Naruszenie renomy znaku towarowego to zaś nic innego jak działanie, które negatywnie wpływa na pozytywne skojarzenia związane z renomowanym znakiem, co może obniżyć jego atrakcyjność w oczach konsumentów. O ile incydentalne pojawienie się na rynku wybrakowanych towarów nie powinno zachwiać wizerunkiem marki, to już ich stały dopływ może na trwałe obniżyć poziom zaufania konsumentów i skutkować trudnymi do odwrócenia stratami wizerunkowymi.

Inną problematyczną sytuacją będzie wykorzystywanie popularności i renomy innego znaku towarowego dla promocji towarów sprzedawanych pod swoją własną marką. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumentów o tych praktykach. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 października 2022 r. wydanym w sprawie C-197/21 (Soda-Club (CO2) SA i SodaStream International BV przeciwko MySoda Oy), w którym podkreślono równocześnie prawo dystrybutorów do posługiwania się znakiem towarowym nie będącym ich własnością, o ile takie użycie nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze.

W orzecznictwie podkreśla się także, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większa jest rozpoznawalność znaku towarowego. Co do zasady, znaki, które charakteryzują się wysoką zdolnością odróżniającą, korzystają z większej ochrony, niż znaki, dla których rozpoznawalność ta jest niewielka[4]. Oczywiście sugerowanie potencjalnym nabywcom istnienia jakichś powiązań pomiędzy marką o niskiej rozpoznawalności, a taką cieszącą się dużą renomą i dobrze zakorzenionej w publicznej świadomości, ma na celu zwiększenie zainteresowania tą pierwszą z nich. Należy jednak pamiętać, że rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody, jest czynem nieuczciwej konkurencji zdefiniowanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analogicznie jest z reklamą wprowadzającą klienta w błąd i mogącą przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi[5].

Logotyp w ofercie handlowej

W wielu obszarach działalności gospodarczej posłużenie się oznaczeniami innych podmiotów może być kluczowe dla przyciągnięcia potencjalnych klientów. Przykładowo, właściciel warsztatu samochodowego może chcieć posłużyć się w swoich materiałach promocyjnych znakami towarowymi będącymi własnością znanych koncernów samochodowych, informując równocześnie, że specjalizuje się w obsłudze auty tych właśnie producentów lub też, że używa produkowanych przez nich oryginalnych części zamiennych.

Konstrukcja wyczerpania prawa do znaku towarowego sprawia, że legalnie nabyte towary oznaczone znakiem towarowym mogą być wykorzystywane w ofercie handlowej czy materiałach promocyjnych nabywcy. Trzeba przy tym jednak mieć na względzie, że tego rodzaju przedstawienie czyjegoś znaku towarowego nie może wprowadzać potencjalnych konsumentów w błąd. Ten z kolei mógłby mieć miejsce, np. w sytuacji, w której po zapoznaniu się z ofertą mogliby oni przypuszczać, że mają do czynienia z oficjalnym dystrybutorem lub podmiotem powiązanym gospodarczo z właścicielem znaku towarowego, przy braku takowego stosunku prawnego w rzeczywistości.

Konstruowanie oferty pod pozycjonowanie jednej marki

Pozycjonowanie (często występujące pod pochodzącym z języka angielskiego skrótem SEO – Search Engine Optimization), to popularny w ostatnich latach proces optymalizacji strony internetowej, mający na celu zwiększenie jej widoczności w wynikach wyszukiwarek internetowych dla określonych słów lub fraz kluczowych. Głównym celem pozycjonowania jest zwiększenie ruchu organicznego (bezpłatnego) na stronie danego podmiotu i dotarcie w ten sposób do klientów. Jest to tym samym niezwykle istotne narzędzie marketingowe.

Jedną z możliwych strategii jest pozycjonowanie oferty pod jedną markę. Cała oferta i działania SEO są wówczas skupione na promowaniu produktów lub usług powiązanych z jedną konkretną marką, co ma na celu osiągnięcie wysokiej widoczności w wynikach wyszukiwania oraz w świadomości klientów dla zapytań z nią związanych. Jako przykład można podać tutaj sklep internetowy, który będzie koncentrował swoją działalność, a co za tym idzie również i ofertę, na produktach jednego, konkretnego producenta.

Z puntu widzenia podstawowych praw popytu i podaży, sytuacja taka powinna być powitana przez danego producenta z radością. Zyskuje on bowiem kolejnego dystrybutora swoich towarów, który równocześnie aktywnie przyczynia się do promowania jego marki. W rzeczywistości jednak sytuacja jest zdecydowanie bardziej złożona, głównie dlatego, iż wielkie korporacje mogą np. preferować model sprzedaży bazujący na autoryzowanych dystrybutorach. Niezależny podmiot funkcjonujący poza takim ekosystemem, może z kolei stanowić niepożądaną konkurencję dla owych licencjonowanych dystrybutorów.

Niektóre korporacje prowadzą bardzo aktywną politykę w zakresie ochrony swoich marek, reagując na wszelkie przypadki nieautoryzowanego ich użycia. Czasami ignorując wręcz przy tym zasadę wyczerpania prawa do znaku towarowego. W sytuacji faktycznego naruszenia renomy danego znaku lub jego przedstawienia w sposób mogący wprowadzać klientów w błąd, tacy właściciele znaków nie zawahają się przed sięgnięcie po przysługujące im roszczenia. Jeszcze bardziej dotkliwym działaniem z punktu widzenia potencjalnych naruszycieli może być podjęcie przez właścicieli znaków działań ukierunkowanych na zablokowanie ich kanałów sprzedaży. Jest to szczególnie proste i efektywne w przypadku podmiotów operujących na dużych internetowych platformach sprzedażowych.

Choć co prawda blokowanie sprzedaży na takich platformach, w oparciu o bezzasadne zarzuty naruszenia praw własności intelektualnej, jest uznawane przez sądy za czyn nieuczciwej konkurencji, to w praktyce może ono powodować bardzo poważne szkody dla dotkniętych nim podmiotów, które w razie przedłużania się takiego stanu, mogą wręcz zostać skutecznie wyeliminowane z rynku. Dostawcy usług online są bowiem zobowiązani do reagowania na każde zawiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej, gdyż w przeciwnym wypadku sami mogliby się narazić na ewentualną odpowiedzialność. Automatycznie blokują zatem zakwestionowaną treść do czasu wyjaśnienia sprawy, aby w ten sposób wyłączyć swoją własną odpowiedzialność. Próby wyjaśnienia sytuacji z przedstawicielami danych portali natrafiają z kolei częstokroć na duże trudności, a kiedy nawet do nich dochodzi, wówczas można spotkać się z odmową podjęcia działań do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Podsumowanie

Osoby korzystające z usług prawnych często skarżą się, iż prawnicy niemal na każde ich pytanie udzielają tej samej odpowiedzi: „To zależy”. Niestety, podobnie jest również w przypadku znaków towarowych. Wynika to zarówno z konstrukcji norm prawnych, które podatne są na systematyczną ewolucję ich wykładni, jak też z działania podmiotów rynkowych, które przejawiają naturalne tendencje do ograniczania działalności swoich konkurentów oraz monopolizacji rynku. Trzeba liczyć się z tym, że podmioty obecne na rynku nie zawsze działają w dobrej wierze i dotyczy to również właścicieli znaków towarowych, którzy pomimo przepisów o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego, mogą próbować uniemożliwiać posługiwanie się ich markami, powołując się na naruszenie ich renomy lub wprowadzanie klientów w błąd. Sposobem na wyeliminowanie ryzyka pojawienia się tego rodzaju problemów jest uzyskanie zgody właściciela danego znaku towarowego na używanie go do konkretnych celów lub w określony sposób.

Piotr Paweł Śliwiński

adwokat, LL.M., pełnomocnik przed EUIPO. Od lat zajmuje się prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych oraz sporów na gruncie praktyk nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się również w prawie karnym, w tym również karnym skarbowym oraz postępowaniach spornych. Od lat zaangażowany w szereg inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka oraz edukację prawną.

[1] Art. 153 ust. 1 PWP.

[2] Art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

[3] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 2034/20

[4] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt XXII GW 522/21

[5] Art. 16 ust. 1 pkt 2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji